新知一下
海量新知
6 0 7 1 4 1 4

商标 | 优盘、阿司匹林、避风塘等商标通用化,给企业带来哪些启示?

盈科姚华律师 | 2022/01/14 16:33

随着知识经济的不断发展,企业对于商标的保护意识逐步加强。企业一方面希望不断提高自身商标在相关公众中的知名度,一方面也担心商标因过于知名而被通用化。因此, 应当如何防止注册商标通用化,逐渐成为了众多企业需要面临的问题之一。本文旨在针对上述问题,结合相关法律规定、司法裁判,对司法实践认定商标通用化的标准进行解读,并对 企业应该如何防止商标通用化提出建议。

作者 | 北京盈科(上海)律师事务所

竞争与监管法律事务部 姚华律师团队

注册商标通用化,是指已经注册的商标逐渐成为其核定使用商品或服务的通用名称。“商标通用化”是一个动态的过程,既可能发生在商标申请注册之初,也可能是在使用过程中, 因注册商标使用的商品 过于成功 或商标使用方式不当而 逐步退化为通用名称

例如,“优盘”本是深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“朗科公司”)注册在“移动储存” 商品上的商标。 但由于“优盘”移 动储存盘在市场上的畅销,以及朗科公司使用的宣传语“启 动型优盘”、“优盘,新一代存储盘”、“时尚优盘,价格心动”等,逐渐弱化了“优盘”商标的显著性,最终使“优盘”退化成为USB闪存盘 新知达人, 商标 | 优盘、阿司匹林、避风塘等商标通用化,给企业带来哪些启示? 的通用名称。

又如,“阿司匹林”原是德国拜耳公司申请注册的商标,但由于在两次世界大战期间,“阿司匹林”止痛药在世界范围内大量使用,而该药品的学名“乙酰水杨酸”又拗口生涩,导致相关公众习惯于以“阿司匹林”指代该药 新知达人, 商标 | 优盘、阿司匹林、避风塘等商标通用化,给企业带来哪些启示? ,加之德国拜耳公司的主要销售策略是通过医生、药剂师将该药品销售给大众, 导致大众消费者逐渐认为“阿司匹林”就是该种药品的通用名称。

根据《商标法》第四十九条第二款的规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

退化为通用名称的注册商标之所以面临着被撤销的命运,是因为显著性是商标发挥自身“识别来源作用”的根基,商标的通用名称化令商标丧失了显著性基础,无法再继续实现其核心功能,同时也妨碍了市场上其他经营主体的正当使用。商标作为企业重要的无形财产,如何在打造、推广品牌的同时,预防商标通用化,是企业需要研究的课题之一。 新知达人, 商标 | 优盘、阿司匹林、避风塘等商标通用化,给企业带来哪些启示?

01

法律规定注册商标通用化的判断标准

我国《商标法》第十一条规定,下列标志不得作为商标注册:(一) 仅有 本商品的 通用名称 、图形、型号的。根据上述规定,商标是否属于通用名称关系到商标能否获准注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》进而对法院判断诉争商标是否为通用名称进行了如下细化规定:

其一,在类型方面, 应当审查是否属于 法定的 或者 约定俗成 的商品名称:

① 依据 法律规定或者国家标准、行业标准 属于商品通用名称的,应当认定为法定的通用名称。

② 相关公众 普遍认为某一名称能够指代一类商品的 ,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被 专业工具书、辞典 列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

其二 ,在评判范围方面, 约定俗成的通用名称一般以 全国范围内 相关公众的 通常认识 为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的 相关市场较为固定的 商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。

其三,在主观认定方面, 申请人 明知或者应知 其申请注册的商标为 部分区域内 约定俗成的商品名称的,应视其申请注册的商标为通用名称。

其四,在判断时间方面, 人民法院审查诉争商标是否属于通用名称时,一般以提出商标 注册申请时 的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称,但在 核准注册时 诉争商标已经成为通用名称的,仍应认定其属于本商品的通用名称;虽在申请时属于本商品的通用名称,但在核准注册时已经不是通用名称的,则不妨碍其取得注册。

最后,在判断方法和举证方面, 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第19.1条规定,认定诉争商标是否属于商品通用名称,应当从 商标标志整体上 进行审查,且应当认定通用名称指向的 具体商品 对与该商品类似的商品不予考虑 。当事人主张诉争商标成为商品通用名称的,可以提交 字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据 其他主体在同种商品上使用该商标标志的证据 等予以证明。

除上述规定外,因商标的通用名称化同时涉及到认定他人的商标使用行为是否构成商标侵权,《江苏省高级人民法院侵犯商标权纠纷案件审理指南》也作出了相关规定。

该《审理指南》第7.1.1条规定,对于具有地域性特点的商品通用名称来说,在判断时,应以 特定区域 以及该区域 相关公众的接受程度 为标准,而不应以是否在全国范围内广泛使用为标准。

第7.1.4条规定,商标的通用化是指由于某种商标指代的商品在市场上 过于成功 ,或是商标所有者对商标的 使用不当 ,导致相关公众将其认定为 所有商品提供者 提供的同一类商品的通用名称,他人将该商标文字在 已通用化的范围内 使用, 且不足以造成相关公众的混淆、误认的 应当认定不构成商标侵权

02

司法实践认定注册商标通用化的标准

在上述规定的基础上,司法实践亦对注册商标通用化的认定方法作出了一定指引。

其一,司法实践认为, 通用名称的认定应当秉持 严格的标准 ,尤其是争议的注册商标 并非固有词汇 的情况下。如,在江苏省苏州市中级人民法院(2020)苏05民终3725号判决中,法院指出,本案被告的证据 均非国家标准、行业标准或者权威工具书、词典 ,无法达到“通用名称”的证明标准,也无法证明行业内人员已经普遍认为“耐落”系一种防松技术或者涂胶的称谓。虽有证据表明“耐落”客观上被部分行业人员认为是一种处理工艺或防松涂胶的名称, 但尚未实际被泛化使用到变成通用名称的程度

其二,在商标侵权案件中,应当以 被控侵权行为发生时 涉案商标的使用状态为判断依据,即须审查被控侵权行为发生时涉案商标的显著性是否退化,是否已成为公众普遍认为能够指代的一类商品名称(参见上海市高级人民法院(2021)沪民申231号判决)。

其三,关于约定俗成的通用名称认定,虽然法律规定,基于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定, 在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。 但司法实践认为,适用不同评判标准的前提是,当事人 应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品 ;否则,是否构成约定俗成的通用名称,仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。

在最高人民法院(2016)最高法民再374号判决中,关于“稻花香”是否属于涉案特定稻米品种约定俗成的通用名称,最高院认为,本案中,被诉侵权产品 销售范围并不局限于五常地区,而是销往全国各地 ,在福州米厂的所在地福建省福州市的超市内就有被诉侵权产品销售。在这种情况下,被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内, 应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称

在全国范围的证明标准下,为证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称,五常公司先后提交了五常市农业局出具的《关于稻花香大米名称的使用证明》、五常市龙凤山镇人民政府出具的《证明》、五常市稻米商业商会提供的《关于五常市稻花香大米品牌维权的综合材料》、“稻花香2号”主要育种人田永太出具的证明材料、媒体的相关报道等证据,并申请证人出庭作证。 但法院认为,上述证据多为五常市当地有关部门、稻农或育种人出具的证明材料,媒体报道数量有限 ,以 全国范围 内相关公众的通常认识为标准,现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称。

其四,应从整体上对商标是否具有显著特征进行判断,不能因为争议商标含有描述性文字或通用名称就认为其整体缺乏显著性。以“沩山牌”商标行政纠纷案为例【参见(2011)行提字第7号判决】,“湖南宁乡沩山湘沩名茶厂”等六家公司以“沩山毛尖”为茶叶商品的通用名称为由,向商标评审委员会申请撤销争议商标。该案再审至最高院后,最高院认为,争议商标由沩山牌文字、拼音及相关图形组成,并非仅由沩山文字及其拼音组成,其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。可见, 商标是否属于通用名称应当采取整体性判断的标准

综上可见,法院总体上对注册商标的通用名称化采取了严格认定的标准,尤其是争议的注册商标并非固有词汇的情况下。同时采用了“整体审查+限定商品”的方式,从商标标志的整体出发,在注册商标核定使用的商品或服务范围内,以全国范围内相关公众的通常认识为标准进行审查,除非当事人能举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。

03

企业应该如何防止商标通用化?

1 、注意宣传方式,避免用商标代替产品宣传。、

以“邦迪”商标为例,美国强生公司旗下的“邦迪”商标使用在创可贴产品上被消费者广泛知悉,但其一度因过于畅销几乎成为创可贴的代名词。因而,为防止商标通用化,保持商标属性,美国强生公司将广告语改为“我爱上了‘邦迪’商标”,用于提醒大众“邦迪”的商标属性。

类似的广告语还有“不是所有牛奶都叫特仑苏”、“不是所有的吉普都叫Jeep”、“只有乐高集团生产的积木才叫乐高 ® 积木”,这类广告语均是商标权人为了防止商标的显著性退化,沦为通用名称而采取的宣传策略。

2 、及时采取维权手段,关注其他市场主体的使用行为。

除规范自身的使用行为外,企业也需密切关注其他市场主体的使用行为,对于他人侵犯企业注册商标专用权的行为及时维权。

例如,在(2013)行提字第8号判决中,对于“避风塘”商标的显著性问题,最高院认为,由于截止2015年,全国范围内经营避风塘菜品的店铺已有一百多家。这些店铺的菜单以及有关烹饪的书籍,均载有“避风塘炒蟹”、“避风塘炒虾”、“避风塘茄子”等菜肴名称,故“避风塘”一词已成为指称一种特别的风味料理或者菜肴烹饪方法的通用名称。

类似的案例还有“雪花粉”商标侵权纠纷(参见(2003)一中民初字第1004号判决),因商标权人怠于维权,法院认为,经过十余年的发展,众多企业均在生产、销售“雪花粉”并已得到广大消费者的认可。同时作为国家行政主管机关的国家粮食局,以及作为全国性社会团体组织的中国粮食行业协会,均认为雪花粉直接表示了面粉的质量,已经成为了该商品的通用名称。

可见,企业应当及时关注市场,在察觉自身商标可能存在成为通用名称的危险时及时维权;也可通过媒体向公众发布声明的方式,表明商标的所有权,提醒他人停止不当的使用行为。

3 、以主商标为中心,注册防御 商标。

当企业的商标形成一定影响力后,可以适当选择在有一定相关性,但属于不同类别的商品上注册防御性商标,一方面可以防止他人的抢注,另一方面也可以加强主商标的显著性,延申商标的使用领域,以降低商标退化为商品通用名称的风险。


更多“法务”相关内容

更多“法务”相关内容

新知精选

更多新知精选