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专利实务 |我的创新我做主?——职务发明认定之职务发明人的适格主体

思典IP | 用知识产权为企业获取市场竞争力 2021/10/20 22:07

雪雪说:真的很喜欢上班,那种累死累活也赚不到钱,呕心沥血得到的创新成果也不属于自己的感觉,真让人着迷……

“我做研发岗实习生,浸润着周围大佬的牛气半月之余,终于自己也牛了一回,突发神思妙想对c方案做出了灵巧的改进!却不如愿以自己名义申请发明,凭什么啊,我只是个实习生!”雪雪哭嚷着。

思典君抚慰了雪雪后,特此为闺蜜雪雪出了职务发明系列小文,究竟什么样的发明创造构成职务发明呢?职务发明的发明人的适格主体是哪些?今天一探究竟!

知识供给站——职 务 发 明 制 度

职务发明是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造,职务发明创造申请专利的权利属于单位,获得授权后的专利权人也是单位。

职务发明制度是调整提供脑力劳动的发明人和提供研发环境和研发条件的单位之间利益平衡的制度。

根据《专利法》和《专利法实施细则》,职务发明创造成立的前提可以归纳为四种情况:

l  在本职工作中作出的发明创造;

l  履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

l  退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造;

l  主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

如何界定“本职工作”的范围,如何确定对本单位物质技术条件的“主要利用”?都是实务中存在争议的问题。

思典君今天先从职务发明认定之职务发明人的适格主体这一角度入手,结合典型案例带大家了解下什么是职务发明的适格主体。

前置问题~职务发明人就是劳动者吗?

在民事法律关系中,一般所称劳动者是指与单位建立劳动关系的人,劳动关系和其他雇佣关系(如实习、劳务派遣、雇佣、退休返聘等)的性质和受保护的程度以及适用的法律规范均存在很大区别。

而相关规定对职务发明的发明人身份并没有明确限定在与单位签订劳动合同的主体范围内,意味着职务发明发明人的范围大于劳动者的范围。

01

实习生能否构成职务发明的发明人


案例一

在林某与某公司专利权权属纠纷案中,林某在毕业前在某公司实习,后某公司申请了发明专利,林某为发明人之一。林某知晓后向法院起诉确认该发明专利权归其所有。某公司辩称不管林某是临时工还是正式员工,其在职期间的发明均属职务发明。

法院认为:

新知达人, 专利实务 |我的创新我做主?——职务发明认定之职务发明人的适格主体

思典快评

该案中,法院没有直接认定实习生是否是职务发明的适格主体,而是从发明的内容和研发过程与某公司的联系出发,判断是否属于法律规定的职务发明。

法院不否定实习生可以作为职务发明的主体, 说明实习生为执行本单位任务或利用本单位物质技术条件完成的发明创造可以是职务发明。

02

退休返聘人员能否构成职务发明的发明人


案例二

在某公司诉高某、王某专利申请权权属纠纷案中,被告高某于2000年4月从某公司退休,之后被某公司返聘,在2000年4月至2007年8月期间继续担任技术负责人。2005年6月,高某申请了一项发明专利,系对某公司专利技术的后续改进。公司主张该专利是高某从事本职工作的结果,应当被认定为职务发明。两被告辩称该专利是高某退休多年后申请的非职务发明。

法院认为:

系争专利的申请日为2005年6月30日,而在该时间,高某恰在原单位返聘期间。高某虽于2000年4月退休,但 其返聘后工作岗位和职责未发生变化,其工作性质具有连续性 。因此,该发明是高某执行本单位工作任务的发明创造。

 思典快评

退休返聘人员往往会和公司签署劳务协议,这种劳务关系是不受《劳动法》保护的。但是返聘人员的工作内容和岗位职责并未发生变化,其工作性质和工作内容具有连续性,法院依据相关发明创造涉及的公司内部资料和发明人的工作内容等因素综合认定案涉发明创造系高某履行工作职责产生的成果,于法于情都很合理。

可见退休返聘人员也可以作为职务发明的主体,其在职责范围内工作做出的发明创造也可能属于职务发明。

03

股东、董事能否构成职务发明的发明人


案例三

在北京某公司诉王某、徐某等专利权权属纠纷案中,被告王某、徐某以破碎机专利技术入股形式在某公司内占有15%的股份,同时两人在某公司负责指导破碎机技术的系列产品的生产工作并按月领取固定工资及福利,但未与公司签订劳务合同。在某公司工作期间,两人对某公司破碎机专利技术进行改进并以个人名义申请专利。数月后,该专利申请获得授权,某公司向法院起诉要求认定该专利为公司的职务发明。

法院认为:

北京高院二审认为,王某、徐某不认为公司支付的工资、福利属于股东利益,所以,王某、徐某除股东身份外,还与某公司存在劳务关系,是公司的职员。专利技术是王某、徐某二人在某公司工作期间研制完成的,也是在实施破碎机专利技术的过程和基础上完成的。因此,该专利是在本职工作中完成的发明创造,应当属于职务发明。

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股东、董事等对对公司享有特别权益的人员,在享有的权益外,还以其劳动为公司提供劳务的,可以同时和公司成立劳务关系。 基于工作职责做出的发明创造也可以认定为职务发明创造,股东、董事等身份不阻碍其成为职务发明的主体。

04

外部技术人员能否构成职务发明的发明人


案例四

在甲公司诉乙公司、白某专利权权属纠纷案中,发明人白某就职于乙大学,其以个人名义与甲公司签订有《咨询服务合同》,白某提供的服务内容包括:为甲公司员工培训与磁性材料有关的专业知识;协助甲公司建立产学研合作;协助甲公司申请国家及地方的政府项目等。

甲公司为白某提供开展上述工作所需的条件,按月向白某支付薪水及约定的公司期权,并且承担白某因履行合同产生的差旅费、交通费、食宿费等。

2012年8月,白某作为申请人和发明人提交了一项专利申请,2014年8月该专利申请获得授权。甲公司主张白某自2011年5月至2012年6月期间在其公司担任新产品开发总监,该专利应当是甲公司的职务发明。白某则否认曾经在甲公司任职。

法院认为:

新知达人, 专利实务 |我的创新我做主?——职务发明认定之职务发明人的适格主体

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最高院在本案中提出了“支配权”的概念,认为单位是否取得对发明人创造性劳动的支配权是判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键。

此处“支配权”可以类比劳动关系中用人单位和劳动者之间的行政隶属性,即劳动者在工作范围内受到用人单位全面的管理。

因此,外部技术人员如果为了执行本单位工作任务,接收本单位管理的,在特定时间内、特定项目上做出的发明创作可以构成职务发明。

思典君的末尾唠叨

什么样的人可以作为职务发明的发明人适格主体呢,经过思典的分析,大家应该清楚了!除了常见的与公司签订《劳动合同》的自然人外,实习生、退休返聘人员、甚至股东和外部技术人员,只要其完成发明创造时和单位之间存在行政隶属关系,属于完成单位工作任务的行为,就可以构成职务发明!

对职务发明进行合法的、全面的管理可以帮助企业妥善处理职务发明权属、减少与员工发明人的纠纷,还可以最大限度激励技术创新。

同时,完善的职务发明管理制度还可以提前规避潜在的风险,减少企业在投融资、诉讼纠纷、技术转让等方面的障碍。

职务发明可不能“望文生义”的认为只有在职劳动者才能完成,要结合具体情况分析发明过程和发明内容与单位的联系,才符合《专利法》激励创新的立法目的。


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