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合规员工知识产权,避免知识产权惩罚性赔偿

知识产权理想国 | 2021/03/03 22:49

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》在今日施行。

第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理。

本解释所称 故意 ,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的 恶意

第一条第一款的理解:

1)、知识产权是原告依法享有的,标的得是知识产权,知识产权得是原告依法享有;

2)、惩罚性赔偿是需由原告主张的,法官不会主动适用;

3)、惩罚性赔偿适用于被告“故意”且“情节严重”,二者需要兼具;

4)、原告依法享有+原告主张+被告故意+情节严重,则法院是应当而不是可以。

在第三条对侵害知识产权的“ 故意 ”进行了解释,值得企业关注的是如何在管理中避免因员工而形成“故意”。

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形, 人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:

(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;

(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且 接触 过被侵害的知识产权的;

(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且 接触 过被侵害的知识产权的;

(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;

(六)其他可以认定为故意的情形。

再补充第一条中两部现有法中的“恶意”,实质是明确 “恶意=故意”

《商标法》第六十三条第一款    侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对 恶意 侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

《反不正当竞争法》第十七条第三款    因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者 恶意 实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

合规员工知识产权

专利、软件著作权和技术秘密都是具有技术性的,除专利外,法律不会禁止他人产出相同的软件著作权和技术秘密,因而,满足 侵害软件著作权和技术秘密均需要具备一个前提条件—— 接触

在侵害/犯著作权和技术秘密的案件中,接触者通常都是员工,员工不仅仅是普通员工,也包括法定代表人、管理人和实际控制人。

最高法院在2月26日宣判的中国商业秘密案件史上最高判赔额案件中,被告之一 傅祥根 是接触者,他是商业秘密权利人中华化工的前员工。根据判决书, 傅祥根对1.5 9亿元民事赔偿额承担连带责任之外,还可能面临侵犯商业秘密刑罪。

该案中的另一个被告 王国军 同样需承担1.59亿元的民事赔偿承担连带责任和可能面临侵犯商业秘密刑罪,作为被告之一的王龙集团法定代表人也是一位接触者,只是这个接触者是侵权人的员工。

因而,合规员工知识产权并非一个单向事务,不仅需要合规离职员工知识产权,还应当合规入职员工知识产权。

合规离职员工知识产权仅仅通过保密协议是无法做到的, 需要在公司内部建立一套保密或安全体系 ,只有当保密的知识产权无法外泄,才是本质上的合规离职员工知识产权,因为一旦发生外泄,则损失是不可控的。

合规入职员工知识产权则是可以通过背调和承诺协议做到初步规避,只要公司内部法定代表人或管理人不是共同接触者,则公司通常是不需要承担连带责任的。

合规员工知识产权在《企业知识产权管理规范》中是有明确规定的,现实中要做到很难,但司法解释已出台,如何推动企业内部实施是一件紧要的事。

当然,接触者并非一定是员工,还可能是合作者、经销商、代理商等。

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