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专利临时保护问题

IVD专利 | 专业铸就辉煌 2020/08/29 12:59


导读

之前提到的Crispr基因编辑专利侵权问题中,有人问,像张峰团队的专利目前在中国还没有拿到专利权,那这时使用该专利技术,是否存在专利侵权问题?是否需要交缴纳专利许可费?


这个问题估计很多公司会困惑,这其实涉及到 专利临时保护问题, 即:专利公布以后、授权以前所享有的暂时性保护。

关于专利临时保护, 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》 第98条规定:

“发明专利公开日以及实用新型、外观设计授权公告日之前的实施行为,不属于侵犯专利权的行为。

在发明专利公开日至授权公告日之间,即发明专利权的临时保护期内,实施该发明的单位或者个人应当向权利人支付适当的使用费”。

看得出,在专利还没有获权前,这段时间专利并不具有相应行政权利,仅仅是一份申请文件,任何人使用都不构成侵权。因此,目前在中国使用张峰团队的Crispr技术不构成侵权违法行为。但是,一旦该专利获权,此时张锋团队就可以向前追溯,要求在先使用的公司向权利人支付适当的费用。 总结来说,临时保护期内使用专利技术,虽不侵权,但要交钱。


喜欢专研的人很可能会继续问:专利文本在专利局审查过程中存在修改变化,即,专利在申请时和在获批时,权利要求中的技术方案很可能不一样,造成前后保护范围不同, 假如我们公司实施的方案只是落入在先申请时的范围,而不是获权时的范围,那这时我们还需要付钱吗?

关于这个问题, 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》 也有规定:

“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉侵权技术方案均落入上述两个保护范围的,应当认定被诉侵权人在临时保护期内实施了该发明。被诉侵权技术方案仅落入其中一个保护范围的,应当认定被诉侵权人在临时保护期内未实施该发明”。

因此,如果在专利授权前,公司所使用的Crispr技术既落入专利申请公布时范围内,又落入专利授权时范围,那就认定实施了该发明,需要交钱。反之,如果所使用的Crispr技术仅与专利申请公开时内容相同或落入其范围,而未落入最终专利授权的范围内,那就认为公司并没有实施该发明,相应的也就不用交钱。


可以假定几种情景:

1 )专利审批前后修改不大时,使用者很难脱离干系。

2)专利审批前后修改大时: 如果使用者选择了专利文件中最核心的方案实施,    由于最后修改范围通常删除最核心方案,因此使用者也很难脱离干系;

3)专利审批前后修改大时: 如果使用者选择了专利文件中非最核心的方案,比如次优选方案或并列方案,再或者通过简单替换改变了部分特征,这时由于审查修改最终授权的范围很可能不完全包含这些内容,使用者很大可能会脱离干系,而无需交钱。

以Crispr基因编辑专利CN105121648A为例,申请公开时的专利权利要求1部分如下:

新知达人, 专利临时保护问题

目前修改后权利要求1进一步限定了“所述tracrRNA长度为50或更多个核苷酸”,后续是否会根据专利局第四次审查意见进一步限定“核定位信号NLS数量”、“tracrRNA特定结构”和“指导序列特定结构”等暂不得而知。不过可分两种情况假设,第一、如果接下来不按专利局要求修改或只作少部分修改,似乎较符合上述的情形2;第二、如果按专利局要求修改,可能更符合上述的情形3;不过即便符合情形3,也需要警醒,因为之前文中已提过该专利在中国有很多同族专利( 公司使用Crispr基因编辑技术会侵谁的权? ),所以修改删掉的技术方案很可能在其他同族专利中保留。

上述仅是个人粗浅观点,仅供参考。 (请尊重版权,转载请注明出处,违者必究)




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