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浅析专利先用权的范围和主体认定

恒都律师事务所 | 专精于为客户解决最重要的问题 2019/08/15 15:54

新知图谱, 浅析专利先用权的范围和主体认定

作者|恒都律师事务所 知识产权法律中心 专利侵权专业组 雷电


先用权的概念

先用权是指专利申请前,已经有人做好制造或者使用的必要准备,则在该专利通过审批之后,上述人员仍可在原范围内继续制造或者使用的权利。

我国专利法第六十九条规定:“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:……(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;……”可见,专利法已经以立法形式确认了先用权的定义,以及先用权作为不视为侵犯专利权的情况之一。

然而在专利侵权抗辩中,先用权抗辩往往采用不多,一方面是因为先用权证据的搜集比较困难,另一方面也是因为对先用权、先用权主体及其范围的适用,有时专利律师存在不清晰的地方。

先用权的范围

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释(2009)21号)第十五条第三款规定:“专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”

(1)产品专利

对于产品专利,在专利申请日前就已经制造或使用与专利相同的产品,目前普遍认为对“原有范围”可以用量化的标准来衡量,即一般不得超过申请日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。

案例:王孝忠、南宁市知新滑动轴承制造有限公司等与广西南宁市中高糖机设备制造有限公司、广西博宣食品有限公司侵犯专利权纠纷申请再审民事裁定案

本案中,对于先用权的范围再审申请人认为:虽然中高公司在生产规模和生产设备方面未超出原范围,但销售对象已经完全不是在先判决所指向的客户。虽然现行法律规定是从生产规模方面对先用权作出限制,但销售范围和销售对象也应视作原有范围的考察依据。中高公司不断拓展侵权轴瓦的销售市场,构成对涉案专利的侵犯。

对此,最高人民法院作出认定:本案中,一、二审法院根据中高公司在涉案专利申请日前已有的生产规模和生产设备计算出中高公司享有的先用权范围,进而确认中高公司的行为并未超出其范围,王孝忠和知新公司也承认中高公司在生产规模和生产设备方面未超出原范围。虽然王孝忠和知新公司认为中高公司的销售对象已经完全不是在先客户,销售对象也应视作原有范围的考察依据,但此理由并没有相应的法律依据,因此王孝忠和知新公司的相关主张不能成立。

可见对于产品专利,考察方式相对简单,主要考虑被诉侵权公司在申请日之前已有的生产规模,以及通过生产设备计算出的可享有的生产规模。而其他的因素,例如销售对象,不在先用权范围的考虑之列。

(2)方法专利

而对于方法专利,其先用权范围的判断标准有别于产品发明专利先用权范围的判断标准。由于其“原有范围”相对制造或使用产品来说,是无形的、抽象的,故难以用量化的标准来衡量。故对于方法专利先用权范围的认定,更有难度,但仍存在“原有范围”。

案例:李宪奎与广州市中心区交通项目领导小组办公室等专利侵权纠纷上诉案

本案中专利权人李宪奎认为原有范围应限于省设计院在法政路工程的范围,本案涉案工程属新的工程,省设计院在本案工程中再次使用李宪奎的专利技术,超出原有范围,省设计院不享有先用权;而省设计院认为其是在原有范围内使用。

对此,一审二审法院均认为,省设计院是一家省级建筑工程设计单位,基坑支护工程的设计是其日常的业务,其在业务范围内先后接受不同客户的委托,提供设计图纸,只要省设计院不以其享有先用权的技术与他人合作,或许可他人使用,或对外宣扬其享有先用权的事实,没有对涉案专利权利益构成实质性损害,就应当认为是“在原有范围内继续使用”,不能将省设计院的先用权范围限定只能接受一人的委托,提供一次的服务。

可见,对于方法专利,从法院的判决可以看出,一审二审法院都给出了较为宽松的态度。即,只要该方法限于原先用权的主体在实施,而没有与他人合作或许可他人使用,没有损坏专利权人的利益,即可认为是在“在原有范围内继续使用”。否则,如果仅限于先用权人的一次使用,则不利于维护先用权人的合法权益。

主体认定

除先用权范围外,先用权人的主体资格确认也是当事人争议较多的问题。根据先用权的定义,先用权限于专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备的主体,那么从字面看起来,先用权的主体应当是生产制造者,而对于后续的销售者,是否也可以享有先用权呢?

案例:再审申请人北京英特莱技术公司与被申请人北京华润曙光房地产开发有限公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权纠纷再审申请审查民事裁定

本案中,制造商享有先用权,但制造商并非本案被告,提出抗辩的是制造商的交易对象、被诉侵权产品的销售商,在销售商提出合法来源,并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下,如果简单地要求追加制造商为当事人或者驳回销售商的抗辩,一方面会增加当事人诉累,另一方面也与享有先用权的制造商生产的产品可以合法流通相违背。因此本案中,法院认定被诉的侵权产品销售商可以主张制造商享有先用权。

可以看出,对于先用权的主体,最高人民法院在认定时也采取了更为宽容的态度。为了保护享有先用权的产品的合法流通,认可了在产品下游的销售商也可以直接作为享有先用权的主体,而并非必须将制造商作为当事方加入案件中。


参考:http://blog.sina.com.cn/s/blog_54e111e40100rwt8.html

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